笔者近期接连接到咨询,无一例外都是“我的商标在xx国家/地区被抢注了,你帮我看看有没有什么办法”。
可见,一方面说明咱们企业的产品确实优秀,“吸引”了抢注人的关注;另一方面,也说明咱们企业的全球化意识在增强,
逐渐关注到本国以外的市场。那么,遇到抢注,到底采取什么措施才能尽可能地拿回属于权利人自己的商标呢?
咱们来看几个案例(为保护相关客户隐私,下文部分信息已隐去):
案例一:充分利用优先权
安徽某公司(以下简称“安徽公司”),是国内一家知名的生产销售羽绒服的服装公司,有注册“xx”、“xx珍奢”等中国商标,
去年12月发现吴某于2023年10月25日左右在香港、澳门、台湾分别在25类服装等相关商品上申请了“xx”商标,
其中香港和澳门商标已经公告,台湾尚在审查中。
时间紧迫,当务之急是不能让吴某拿到注册证。
因此,代理人首先建议对香港、澳门已公告的商标提异议,并同时在三地提交“xx”的注册申请。
一问安徽公司有没有在当地使用?回答简洁干脆:没有,香港、澳门天气不冷,羽绒服需求量太低,暂时还没有考虑到当地市场。
(好有道理,无法反驳!)至此,安徽公司在香港和澳门既无在先注册,也无在先使用,
同时“xx”商标也还未达驰名,似乎所有维权的路都已被堵死。
此时,代理人想到,吴某的申请仅在两个月前,安徽公司若在半年内有其他国家/地区的近似申请,
就可以利用在先申请的优先权阻碍吴某的注册。经检索,安徽公司在近半年并无“xx”商标申请,
最近似的就是2023年10月8日在中国内地申请的25类“xx珍奢”商标。
有了这个堪堪比对方早半个月的近似商标,安徽公司的维权之路就算迈出了步子。
此后,代理人与安徽公司齐心协力,一边收集在中国内地的使用证据,以证明争议商标的知名度,准备香港和澳门的异议,
一边在港澳台地区提交“xx珍奢”商标并要求相应的优先权,并同时提交“xx”商标以完善商标布局。
总结:商标优先权为六个月,自首次申请日起算。利用优先权获得较早的申请日期,既是提高异议成功率的有力证据,
也是使抢注商标被主动驳回从而节约维权成本的好办法。
案例二:国际条约出大力
上海某公司(以下简称“上海公司”),是一家化妆品生产企业,其假睫毛产品通过速卖通等在线平台远销世界各国。
这家公司也有商标布局意识,通过马德里国际注册指定了几十个国家,但因为南美很多国家并非马德里成员国,公司在南美的布局进展较慢。
一天,上海公司发现他的商标在秘鲁被抢注,而他在秘鲁并没有注册过商标,无在先权利,
近半年内也没在任何地方申请过相同或近似商标,无法要求优先权。如果仅以在线平台上的零售数据作为在先使用的证据来提交异议,
则因为销售量并不大,异议成功概率不高。案件似乎又陷入了僵局。
好在秘鲁律师提醒,秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔和哥伦比亚同属“安第斯共同体”,四个国家相互承认对方商标在本国的效力。
刚好,上海公司此前通过马德里注册了哥伦比亚的商标,目前已核准注册。最后,通过提交这件哥伦比亚在先注册,
加上在秘鲁的使用证据,上海公司成功异议掉了对方的抢注商标。
总结:“安第斯共同体”成员国有秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔和哥伦比亚四个国家。权利人在其中一个国家有注册商标,
不能延伸保护到其他国家,但可以作为在其他国家维权的基础。
案例三:原创图形有版权本案权利人是一个乌拉圭人罗西(以下简称“罗西”),在乌拉圭有注册商标“
”,
此商标早在2001年就在第28类玩具等商品上获得了注册。近期,罗西发现广州某公司(以下简称“广州公司”)
在中国的第28类玩具等商品上申请注册“
”商标,且已经初审公告。罗西很是震惊,中国怎么也有这种无良商家!
震惊之余,罗西赶紧找到我们,委托我们异议对方商标。经了解,罗西和他的公司并未在中国使用这件商标,也没有其他国家/地区的优先权,
中国也未加入什么相互承认商标权利的国际条约。本案唯一可算是在先权利的证据就是罗西在乌拉圭的商标注册证。
本案罗西所有的注册商标标识满足“美术作品”构成要件,具有较强的独创性和显著特征,在无相反证据的情况下,
可认为罗西享有对该作品的著作权。且中国和乌拉圭同属《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》成员国,罗西的著作权可延伸至中国获得保护,
因此也可作为本案的在先权利依据。最后,商标局也认可了我方的异议理由,
认定争议商标标识与罗西享有著作权的作品构成实质性近似,决定涉案商标不予注册。
总结:申请人在
申请注册商标时,在不影响注册成功率的前提下,可考虑增加其他原创的图形元素组合申请,
或者将商标标识登记版权。这样在遇到第三人完全抄袭和摹仿权利人商标时,可利用著作权法等渠道获得保护,提高维权成功率。
当然,除以上三种方法外,以商标近似及商品类似、其他在先权利等为理由提出异议或无效,
或者对争议商标提起撤三等也是维护权利人正当在先权益的常见方式。权利人在遇到商标被抢注的情况时,
无需过于紧张,也无需质疑商标局的审查方式,最好的方式还是委托专业的商标代理机构,由代理人给出专业的建议。
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