目前,国外商标注册有两种方式。
一是单一国家商标注册,即根据不同国家的不同要求,分别准备不同的商标申请材料,
通过不同国家的代理逐一向各国商标局提出商标注册申请;
二是马德里商标注册,即根据马德里商标体系(Madrid System)提出马德里商标申请。
马德里商标体系包括《马德里协定》和《马德里议定书》,二者之间的区别可参考马德里商标
「马德里议定书」与「马德里协定」的区别这篇文章。
本文根据双乾商标分别以两种不同注册方式操作的实践经验,提出马德里商标注册利弊分析。
1手续简便
马德里商标申请人只要以
一种语言(英语、法语、西班牙语)通过
一个机构(世界知识产权组织国际局)提交
一项申请,
支付
一次费用(巴西、古巴除外),即可向其他已加入马德里体系的缔约方提出商标注册申请,
从而免除了向这些缔约方商标主管机关使用不同语言、提交不同申请以及分别缴纳费用的繁琐程序。
如果采用单一国家商标注册的方式,申请人就不得不分别找
不同国家的
多家商标代理机构,
分别准备
不同语言的商标申请材料,提交
多项商标申请并支付
多次费用。
单一国家商标注册时,一些国家比如泰国、越南、巴基斯坦、阿联酋、伊朗等国还要求提交
委托书原件,
或者
经过公认证的委托书,不仅费时费事,还多花费用,而如果通过马德里商标注册指定对委托书有额外要求的国家,
就不必再额外准备这些委托书申请材料。
单一国家商标注册时,一些国家比如泰国、越南、韩国对商品项目的个数征收超项费,而通过马德里商标注册则没有超项费,
可以保留跟原属国商标一样的商品项目个数。
2节省费用
马德里商标注册比逐一向各国商标局申请费的总和要便宜,而且申请的国家越多、省得越多,商标注册成本降低的优势越明显。
提交国际注册申请后,马德里商标手续简便、费用低廉的优势还在许多商标申请的后续程序体现出来,如马德里商标变更、
转让、续展、删除、注销等申请也只需提交一次申请,缴纳一次费用。
马德里商标注册到底能省多少钱呢,深知元商标以东南亚国家、美洲国家以及中东国家为例,实地帮申请人算了一笔账,
中东国家可以节省近3万元。详情可参考能省多少钱?马德里商标注册与逐一国家商标注册费用比较这篇文章。
马德里商标申请后,国际局会颁发“国际注册证”,但这不是真正的商标保护证书,马德里商标在美国、加拿大、欧盟、
日本、韩国等地获得注册以后,也会颁发当地的商标注册证书,其他大部分国家会颁发
“商标保护声明”,
其法律效力等同于当地的商标注册证书。
3可注册国家广泛
目前世界上几乎全部发达国家都加入了马德里商标体系,自2019年加拿大、巴西、马来西亚相继加入马德里商标体系后,
马德里商标的覆盖范围更是得到了很大扩展。
几乎所有欧洲国家都是马德里商标成员;美加、澳新、日韩等所有发达国家都是马德里商标成员;印度、巴基斯坦、
墨西哥、巴西、智利等重要发展中国家也是马德里商标成员;阿联酋、伊朗、以色列、埃及等重要中东国家也是马德里商标成员;
非洲也有一半以上的国家加入了马德里商标体系。
东盟10国包括文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南,
目前除“缅甸”之外的其余9国已经全部加入马德里商标体系。
1必须有基础商标
马德里商标注册必须基于原属国国内商标注册或国内商标申请。根据《马德里议定书》,
申请必须以原属国初步商标申请或注册为基础,如果基础商标在原属国无法获得注册,可以更换一个商标获得注册的国家作为原属国。
2「中心打击」原则
马德里国际注册程序所注册的商标,如果基础注册或申请在注册日期后5年内被全部或部分驳回、撤回、注销、撤销、放弃或宣告无效,
则其效力及于所有指定国家,即该商标不能再请求国际注册所给予的保护,而不论该商标的国际注册是否已经转让。
然而这种打击的后果并不是不可挽救的,根据《马德里议定书》进行的马德里商标注册,可在商标撤销之日起三个月内,
向所指定的议定书成员国的商标主管机关提出申请,并按成员国规定缴纳一定费用,将商标的国际注册转变为该国的国内注册。
详情可参考如何应对马德里商标的“中心打击”原则和马德里商标注册被驳回了怎么办这两篇文章。
3申请注册周期加长
马德里商标申请流程一般要先向基础商标的原属局提出申请,经过原属局审查以后再把马德里商标转交世界知识产权组织(WIPO)国际局,
再由WIPO国际局转交马德里商标指定的国家商标局进行审查,这个时间需要2-3个月,稍有差错还可能延迟更长时间,
也就是说
马德里商标的周期比单一国家注册至少会增加2-3个月时间。
因此在为了防止他人在重要的国家市场抢注商标、需要尽快提交商标申请情况下,
或者需要尽快取得商标注册的国家(比如为了尽快拿到注册的R标进行亚马逊品牌备案),
或者商标审查周期本来就比较短的国家,就不适合使用马德里商标注册。
4若申请国家数量少,费用反而更贵
马德里商标注册无论申请注册的国家多少,都有一个基础费用653瑞士法郎,即使只通过马德里商标注册1个国家,
这笔费用也不能少。因此如果马德里商标注册的国家数量太少,反而会增加商标注册费用。
经过深知元商标的测算,
如果一次商标申请注册的国家数量在10个以上,用马德里商标比较划算,
而如果商标申请注册的国家在10个以下,可能用单一国家申请注册的方式可能费用更划算。
5还有一些国家没有覆盖
到目前为止还有一些国家如中美洲、南美洲、中东、非洲、东南亚、南亚的一些国家尚未加入马德里商标体系,
国内申请人必须同时通过马德里体系和单一国家申请或者其他地区间知识产权组织等不同方式同时申请商标。
目前
“尚未加入马德里商标体系”的国家举例如下:
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东南亚:缅甸
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中东:沙特阿拉伯、卡塔尔、科威特、约旦、伊拉克、也门
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南亚:孟加拉、斯里兰卡、尼泊尔、马尔代夫
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中美洲:巴拿马、尼加拉瓜、萨尔瓦多、牙买加
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南美洲:阿根廷、秘鲁、委内瑞拉、厄瓜多尔、巴拉圭
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非洲:南非、尼日利亚、埃塞俄比亚、坦桑尼亚、乌干达、安哥拉
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点击「阅读原文」进入《马德里议定书》缔约方名单。
结论
马德里商标注册有利有弊,商标申请人要根据每个商标的实际需求,科学地规划国外商标注册的方式,通常有以下一些原则:
如果
一次申请10个以上国家的商标注册,建议优先考虑马德里商标注册,反之则优先考虑单一国家注册。
如果为了防止他人在重要的国家市场抢注商标、需要尽快提交商标申请,或者需要尽快取得商标注册的国家
(比如
为了尽快拿到注册的R标进行亚马逊品牌备案),或者商标审查周期本来就比较短的国家,
优先考虑单一国家注册。
如果目前暂不打算进入,但将来会考虑进入的国家市场,可以通过马德里商标注册先占个位,将来一旦有了规划可以立即展开市场推广。