跨境电商知识产权合规建议

随着贸易自由化和全球化程度的不断深化，跨境电商行业不断发展，为我国对外贸易做出巨大贡献，但是跨境电商也因为知识产权意识淡薄、
知识产权相关法律复杂，知识产权保护的地域性，各国之间法律执法差异大，导致产品被下架，电商帐号被封，
账户被冻结甚至产生巨额赔偿等法律问题。双乾知识产权顾问据中国（深圳）知识产中心为跨境电商企业特别编制的《跨境电商知识产权合规指南》，
提炼出其中的一些注意点，以期能使跨境电商对从事跨境贸易过程中的相关风险有所了解并给出实践中的一些建议。
 一、跨境电商知识产权分类
 根据统计，跨境电商在实践中常常遇到的侵权风险往往集中在商标和外观专利侵权这两大类，因此，在此重点就跨境贸易中专利权和商标权的相关情况作出介绍：
 （一）专利权
 专利权是指专利权人在法律规定的范围内独占使用、收益、处分其发明创造，并排除他人干涉的权利，专利具有时间性、地域性及排他性。
由于专利的地域性，跨境电商在国内申请的专利在境外是无法得到保护的，同时，国内的专利权也无法对抗国外的专利权侵权投诉，
因此，跨境电商需要更加重视产品的国际专利规划布局，做国际专利布局就是要将最强的专利聚焦于最大销售量或有商业潜力的国家。
 
关于国际专利申请，《巴黎公约》中规定了优先权制度，即申请人在该公约的任何一成员国内，已依法提出专利申请，
只要在公约规定的优先权期间内（发明专利和实用新型优先权期间为一年、工业品外观设计专利为半年），
从第一次向公约的成员国提出专利申请日的次日起算，再向其他成员国提出专利申请时，可主张享有优先权；
除了《巴黎公约》的优先权制度，跨境卖家在作出国际专利规划布局时，还可充分运用专利合作条约——PCT国际专利申请机制，
该机制最大的特点是“一次申请，多国指定”，即专利申请人只须申请一次，就可以直接一次指定未来所要取得专利的所有成员国国家，无须逐个地区办理申请。
 （二）商标权
 1、中美之间商标差异
 在美国，进行联邦注册并不是在美国使用商标的必须条件。注册商标不是获得商标所有权的唯一方式，还可以通过首先使用的方式获得；
但是有些电商平台如亚马逊的举报和保护途径只针对注册商标，因此，非注册商标很难通过亚马逊保护和维权，但是可以诉讼维权。
因此，在美国，如果同一个商标，企业在美国首先投入使用，但是对方公司先于我们提出了注册申请并且获得通过，
如果企业及时提出无效程序，有较大赢的几率。
 但是跨境企业也需要及时提出无效程序，因为对方企业如果在商标注册后的第5-6年提出对商标“不可挑战”的保护，
那么“在先使用”将不能作为取消对方注册商标的法定理由，商标无效申请将被驳回。
 此外，美国注册商标包括联邦注册和各州的注册，但是需要注意，各州的注册没有实际意义。
 2、中欧之间商标差异
 （1）体系复杂、保护范围判断复杂
 
欧洲国家众多，是跨境电商重要市场之一，但是欧洲商标体系复杂、保护范围判断复杂、允许注册的标识和商品服务列表范围广。
 首先，欧洲商标除了欧盟商标外，还有各国的商标体系，比如英国，在脱欧后，欧盟商标就不能在英国得到保护，
如果跨境电商企业需要在英国获得商标保护，就需要单独申请英国商标。
 
其次，欧洲商标体系中对于标示是否相近、商品服务是否详细往往有比较复杂的判断方法，比如术语不同大类的商品也有可能被认为是相似的商品，
但是对于特定货物的零售服务又被认定为与该货物本身只存在较低相似性。也因为如此，
在欧洲申请商标一般不建议不经修改直接使用中国对应商标的商品与服务列表翻译后在欧洲直接进行申请，
应当使用Tmclass工具寻找国内所用商品与服务列表的相似和上位概念，对所申请的商标使用范围的品类进行适度扩充或概括。
 再次，欧盟、英国商标申请过程中，商标局不审查与第三方在先权利之间的冲突，故在申请商标前，建议申请人进行预审和检索，
预审的目的在于判断商标在不同语言和文化背景下是否具有显著性，以及是否可能有不良含义，
检索的目的在于判断未使用的商标是否侵犯第三人的在先权利，是否会有被无效的风险。
 最后，所谓权利用尽，是指该原则是指知识产权所有人或被许可人一旦将知识产权合法流通后，应认为知识产权权利人已经
就这些产品取得了自认的基于知识产权的合理收益，原知识产权权利人拥有的部分或全部排他权因此而用尽，
原权利人不得针对这些产品再行提起基于该知识产权的利益主张。权利用尽的一般包括首次出售后，
权利人不得再以知识产权产品价款中未包含知识产权许可费为由再向下游的经销商、使用者收取许可费，否则有违诚信。
但是欧洲地区的区域性权利用尽较为复杂，与中国不同，欧洲经济区不适用全球权利用尽原则，适用的是区域性权利用尽原则。
除非特定产品和服务基于权利所有人的同意投入到欧洲经济区市场中，否则权利所有人原则上可以
使用其欧洲经济区的知识区的知识产权的知识产权阻止该产品和服务在欧洲经济区市场进一步流通。
例如，电商在中国大陆采购权利所有人投放在中国市场的正品，并销售到属于欧洲经济区的欧盟，仍然可能侵犯了权利所有人在欧盟的相应知识产权。
 （2）异议程序和执行程序
 欧洲异议程序是给第三方迅速、方便地阻止新的商标注册的一种方式。欧盟商标异议程序在商标申请公开后、注册前出现，部分国家，
例如德国商标的异议需要在商标注册后三个月内提出。在欧洲，常见的失效程序包括撤销程序和无效程序，
原理上近似于国内的商标撤销和无效宣告程序，但是，和国内最大的区别在于，中国商标连续三年不适用可撤销，
而欧洲一般为连续五年不使用才可以撤销，此外，部分国家，例如德国，注册十年后商标不会因为商标为纯描述性等理由被撤销。
其次，如果权利人知道另一个近似商标而不及时提起无效程序，一段时间后（比如五年）可能无法再主张自己的权利。
 （3）使用证据管理方面
 针对欧盟商标，因为欧洲国家众多，需要注意搜集多个国家的商标使用证据。针对欧盟商标，
虽然在个别案例中法院接受一个主要国家的使用作为整个欧盟范围的使用证据，但是建议至少保留三个国家的使用证据。
对非欧盟国家（比如英国），或者单独国家的商标，需要单独收集管理使用证据；其次，欧洲大部分国家对于使用商标的形式要求原则上不高于中国相应要求，
但是在广告投入相关证据之外，需要注意销售单据的搜集，以及在销售单据上标明产品和商标或保留其他证据以证明销售单据与对应产品和商标标识之间的对应关系。
 
 二、维权方式
 （一）平台投诉
 第三方跨境电商平台都有自己的生态圈，尤其像亚马逊平台，配套有物流、仓储、发货、售后处理、广告体系、云服务、
配套有亚马逊平台的卖家行为政策、知识产权侵权投诉规则和处理机制，但仍有较大的自由度。在知识产权侵权投诉方面，
发达国家的第三方电商虽基本相同，但具体的执行标准和处理流程也有差别。总体来说，电商主要通过在销售界面（listing）展示产品图片、
卖点内容以及与店铺、产品有关的rating、review等吸引潜在的首买买家。结合各类知识产权侵权情况，
跨境电商平台主要的侵权风险是有些电商卖家没有风险意识，沿用国内电商平台做法，随便盗用其他卖家的图片或跟卖一些短期热门IP产品，
导致面临侵权投诉。跨境电商需要充分了解各平台的特点，有助于跨境电商在面对境外第三方平台线上销售环节的知识产权风险应对目标，
区分是避免Listing下架还是追求只要从法律角度认为不构成侵权就可以使用。从商业角度合规考虑，合规越严格，对商业限制就越多，
比如热点词的使用、使用规范，因此要在商业和法律合规之间取一个平衡。
 （二）美国337调查
 美国337调查指的是美国国际贸易委员会根据美国《1930年关税法》第337节针对向美国进口过程中的不公贸易行为进行调查并采取制裁措施的做法。
337调查的门槛低，只需要证明存在以进口为目的的销售行为，不需要证明因为侵权行为而遭受了损害，且审理时间比较快捷。
跨境电商在337调查中可能面临的限制措施有：A、有限排除令：使侵权产品被禁止进入美国市场；B、普遍排除令：不分来源，
所有同类侵权产品被禁止进入美国市场；C、停止令：停止侵权产品在美国市场上销售、库存、宣传、广告等行为，如果违反该停止令，
将受到高达每天10万美元或涉产品美国国内价值两倍的罚款。D、没收令：如果曾以产品发布过排除令，企业试图再次将其出口到美国市场，
则可能面临没收令，即根据没收令，所有试图出口到美国的侵权产品可被美国海关没收。
 （三）国际展会
 国际展会通常维权方式有：1、权利人会通过发警告函的方式维权；2、向法院取得临时禁令：权利人可在警告无效时，
直接向法院取得临时禁令，要求禁止参展商展出其产品；3、刑事举报启动刑事执法：在不少国家，故意的知识产权侵权行为很可能触犯刑法并构成犯罪，
4、海关维权途径，比如在德国，权利人可以向海关当局提交关于海关扣押的申请，海关既可以在货物进入德国境内的时候检查，
也可以在展会上进行检查，并有权扣押商品；5、取证：在一些国家，特别是法国，权利人可以在展会上进行取证，取证范围包括样品、
文件、计算机文档等。被取证一方应当及时联系律师以检查取证范围。
 （四）海关保护
 知识产权权利人可以将其知识产权的法律状况、有关货物情况、知识产权合法使用和侵权货物进出口情况以书面形式通知海关总署，
以便海关在对进出口货物的监管过程中主动对有关知识产权实施保护。海关依职权采取保护措施是指对海关发现的进出口侵权货物实施扣留并进行调查处理，
认定侵权的，依法没收并对当事人实施罚款，涉嫌犯罪的移动公安机关处理。
 在欧洲，特别是欧盟，拥有完善、高效且主动的海关。根据《2021欧盟边境和欧盟境内市场基于知识产权欧盟执行报告》，
2021年欧盟在边境口岸至少进行了74688次执法，比前一年上升8%，扣押的货物数量超过4千万件，价值超过8亿欧元，
其中超过90%涉嫌商标侵权。其中，中国内地及香港占到北查扣货物的76%，是海关查处的重点。
 
知识产权的海关保护可以分为依职权保护和依申请保护两种不同的执法模式，两者在维权成本上差异大：依职权保护执法以备案为前提，
权利人提交担保金，海关直接对侵权嫌疑货物进行调查认定，而依申请保护不以备案为前提，权利人需要提交与货值等同价值的担保金，
海关对侵权嫌疑货物不进行调查认定。因此，依职权保护模式下成本较低且相对及时精准。
 需要注意的是，在销售目的国进口环节，该国海关检查的不仅是进口的报关文件，还包括所有产品及其资料中出现的商标词语，
如产品丝印，包装盒、说明书资料等。检查的商标类型，不限于主品牌名称或其系统名称、Slogan，还包括在所有资料中出现的技术标准logo，
以及产品零部件、配件上的名称和出现的技术logo，需要考虑对某个词语的使用是否构成商标使用，这是一个法律判断，
很多跨境电商企业对某个词语无意识或不认为是商标使用，但是实际上已经在法律上构成商标使用，如果印刷方面不规范，也会因此导致进口产品被暂扣或没收。
 （五）诉讼
 欧洲侵权诉讼可以在各个成员国的民事法庭或者专业知识产权法庭进行，未来发明专利侵权还可能由欧洲统一专利法院管辖，
因此，欧洲国家、可受理法院众多，而美国的知产侵权诉讼一般情况下都在联邦法庭进行，所以需要遵守联邦法庭相关的法律法规。
 美国侵权诉讼的程序通常是原告方起诉早期向法院申请侵权诉讼中的临时禁令TRO,颁布TRO后，
原告会通知PayPal等平台冻结跨境电商的PayPal等平台冻结跨境电商的海外账户及店铺，包括跨境电商公司的关联账号，
TRO一般不超过14天，可以延续到28天，但是无需经过听证程序或通知跨境电商。
 
 三、合规建议
 （一）对知识产权管理，需要有知识产权风险防控意识，在产品的选品或研发阶段需要设置知识产权侵权分析流程，
可以从行业、品类、国家、竞争对手、或具体产品的角度进行知识产权风险分析和评估机制，深入了解各国的知识产权法律和制度，
做好专利和商标等知识产权防御和布局，需要建立专利全流程的管理制度及配置专门管理人员。
 （二）基于欧洲地区关于权利用尽的特殊性，涉及知识产权的合同，例如许可、转让、用于出口的采购合同等，应明确合同协议中授权的地理范围，
根据需要明确约定授权范围是否包括欧洲经济区、英国等国家和地区。
 （三）在商务合作洽谈中，请求供应商开展相关潜在合作产品知识产权风险排查并形成报告，介绍风险排查过程及结论；
且需要要求让供应商采购无知识产权风险的原材料或者零部件，保存好采购相关文件，做好合法来源的证据准备。
并且，在和各方的采购框架协议等合同中，应当明确相关知识产权的归属及相关违约责任，约定违约责任的损失范围，
违约金计算方式。在代加工过程中，应当与代生产的企业签订相关知识产权保护协议，防止生产代工企业因侵权带来知识产权风险和纠纷。
 （四）对产品的外包装设计等素材的来源需要规范，或为原创、或为授权，并要求产品外观设计师、包装设计师保存设计过程的相关资料。
如果产品外观设计与包装的素材来源为第三方付费的第三方平台，在使用前应核实第三方平台是否取得权利方的授权，
并要求提供凭证；在产品包装设计过程中做好相应的知识产权保护措施。
 （五）如果各方评估后知识产权风险较难规避，但是产品潜在的市场容量和利润较大，可以尽量获得相关权利方的许可。
 
（六）店铺运营管理方面，需要注意店铺的图案、照片、肖像、视频、音频、装潢、字体、说明文字不得侵犯他人知识产权；
产品推广营销过程中，所使用的推广文案、图片、字体等同样不可涉嫌侵犯他人知识产权。
 （七）为维护自己的合法权益，跨境电商可以将其商标进行海关备案；在发现仿冒产品后及时进行证据收集，委托公证处进行证据固化，
必要时可以向相关行政部门投诉以减少损失并协助调查取证。以德国为例，专利或商标权人在海关备案可使边境口岸和海关了解假冒产品并做好扣押的准备，
通用备案可针对所有假冒产品，而单独备案则针对单独批次。
 （八）参展企业应当在参展前开展知识产权检索和风险排查，在具体的参展商品和材料确定下来后，应当开始检索排查；
参展前，企业应当事先准备“保护信函”，阐明针对自己的产品不应当发布临时禁令的理由，如果参展商本身是受托生产产品的厂商，
或者就知识产权授权义务与上游企业达成协议，那就应当在参展过程中准备完善的协议文本，以证明自己的产品制造和展出已经得到权利人的授权。
 如果企业在展会受到警告信函，一般不能置之不理，应当与对方积极沟通，以避免不必要的争端，如果确实侵权，可就知识产权许可相关事宜进行谈判；
如果遇到临时禁令，可以提起针对临时禁令的抗辩，申请废除禁令，法院会在接到抗辩请求后安排庭审进行口头答辩，以审查禁令的合法性；
如果企业遭遇海关没收展品，可在规定期限内进行抗辩，如果最终认定没有侵权，申请人需要赔偿被申请人因非法扣押所造成的损失；
如果参展遭遇现场搜查展台，需要保持冷静，并且不可与执法人员发生冲突，否则可能被拘留，也可能被控妨碍司法罪，
但是也需要确定搜查令上的搜查范围，仅对范围内的搜查予以配合，最后，如果认为没有侵权，可以向法院提起抗辩，要求废除没收令，归还展品。
 （九）面对诉讼，建议跨境电商：1、美国法院针对跨境电商的侵权诉讼基于“最低联系原则”行使长臂管辖权，跨境电商很难通过管辖权抗辩成功；
2、在临时禁令TRO 失效前，原告会进一步向法院申请初步禁令，原告的律师往往通常会在申请TRO前就对跨境电商的侵权行为进行了取证，
如果没有切实的不侵权的证据，美国诉讼程序较复杂，诉讼成本也较高，通常建议跨境电商及时积极和原告和解，以尽快解除店铺以及账户的冻结；
3、如果能有不侵权证据，可以提起针对临时禁令的抗辩，申请废除禁令，法院会在接到抗辩请求后安排庭审进行口头答辩，审查临时禁令的合法性；
4、可以申请进入诉讼程序，请求法院要求临时禁令的申请人在限期内提交正式的起诉状，
如果临时禁令申请人没有按法院要求如期提起诉讼，临时禁令就会失效。
 四、结语
 跨境电商企业需要不断深入了解跨境知识产权相关法律和制度，熟悉上市地区的规则和相应平台规则，建立内部防御机制，
不断优化专利和商标的国际布局，同时也要加强外部维权机制，积极了解应对风险投诉的办法，
以此通过完备的知识产权合规化管理提升自己在跨境贸易过程的市场竞争力。